福建省厦门市中级人民法院 刘文珍

原告：欧阳伟等三人。
被告：厦门砺德光电高科技股份有限公司（以下简称砺德公司）。
原告欧阳伟等三人系一项名称为“手电筒”（专利号为ZL200830156630.3）的外观设计专利权人。专利视图包括主视图、后视图、左视图、右视图、仰视图和俯视图，专利的授权文本中无简要说明。原告起诉认为被告砺德公司生产的一款手电筒产品与涉案专利外观相同，构成专利侵权，要求砺德公司承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

砺德公司辩称：涉案专利无法准确界定专利权的保护范围，无法将被控产品与涉案专利进行有实质意义的侵权对比。即便能够准确界定其保护范围，被控产品在灯头、颈部、筒身、尾部以及其他设计要点上均与涉案专利不同，各个部位的差别均会对产品的整体视觉效果产生显著影响，且容易被一般消费者所察觉，应当判定涉案产品与涉案专利不相同也不相近似。

另查明，本案审理期间，砺德公司两次向专利复审委员会提出宣告涉案专利权无效请求，但均未得到支持。

福建省厦门市中级人民法院一审经审理认为，一、手电筒产品容易被直接观察到的部位并不仅限于其头部和尾部，在对手电筒产品外观设计的整体视觉效果进行综合判断时，其颈部、筒身及二者的连接处均应作为容易被直接观察到的部位予以考虑。二、无效宣告请求审查决定认定涉案专利外观设计特征有四点：一是筒身及筒身上的菱形网格图案在手电筒整体中所占比例，二是灯头上部和下部形状（即直径变化），以及靠近灯口周围的水滴形内凹，三是颈部三段圆环和旋纽的形状，四是尾部表面条纹形状、底端呈内凹形。而被诉侵权产品外观设计与涉案授权外观设计在上述设计要点上均存在区别，从而使得两者在整体设计风格上呈现明显差异。另外，被诉侵权产品外观在设计要点之外的一些设计与涉案授权外观设计相比也存在一定区别。综上，由于被诉侵权产品外观设计与涉案授权外观设计存在明显区别，一般消费者很容易就能区分二者为不同的产品外观设计，故被诉侵权产品外观设计未落入原告所有的涉案授权外观设计的保护范围。一审法院据此判决驳回原告的诉讼请求。

原告不服一审判决，提起上诉。福建省高级人民法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。

欧阳伟等人又向最高人民法院申请再审，最高法院经审查，裁定驳回再审申请。 

1、外观设计专利的区别性设计特征对保护范围的影响及如何确定

专利法第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《专利纠纷解释》）第11条规定：“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（1）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（2）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”

根据上述规定，专利法对外观设计专利的保护主旨在于保护其创新。区别性设计特征是外观设计专利得到授权的重要前提，也是专利侵权判定的重要参考因素。外观设计相同或者近似判断标准虽采用“整体观察、综合判断”的方法，但区别性设计特征对于外观设计的整体视觉效果显然更具有影响力。由于法律及司法解释并未给出如何确定区别性设计特征的具体标准和操作指引，因此，在案件审理中，如何确定区别性设计特征从来都是一个难点。在最高法院发布的第85号指导性案例，即高仪股份公司诉浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案的裁判要点中指出：“（1）授权外观设计的设计特征体现了其不同于现有设计的创新内容，也体现了设计人对现有设计的创造性贡献。如果被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，一般可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似；（2）对设计特征的认定，应当由专利权人对其所主张的设计特征进行举证。人民法院在听取各方当事人质证意见基础上，对证据进行充分审查，依法确定授权外观设计的设计特征”。可见，确定区别性设计特征是一个综合判断、全面审查的过程。人民法院在侵权案件审理中亦应加强释明，确保各方当事人能够对现有设计状况进行充分举证。

对于专利权人来说，证明一项外观设计专利设计特征最基础的证据显然就是专利授权文本。授权文本中的专利视图能直观、全面展现外观设计，而简要说明中记载的设计要点是描述该专利区别于现有设计的设计特征的重要依据。《专利审查指南》（2010年）对设计要点的定义是：“设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位。”专利法实施细则规定产品的用途和设计要点是专利授权文本中简要说明的必写内容，其目的是要求申请人申明所提交产品外观设计与现有设计的区别之处。因此，区别性设计特征和设计要点既有联系，又有区别。设计要点是专利权人在其外观设计专利申请或者授权文件的简要说明中记载的授权外观设计区别于现有设计的设计特征，区别性设计特征则是指专利侵权诉讼中，专利权人对其专利区别于现有设计的创新性设计特征的陈述，及法院根据双方陈述，结合在案证据，依法确定涉案专利的区别性设计特征。设计要点对区别性设计特征的确定具有重要的参考意义，但并不完全等同于设计特征。笔者发现，出于保护范围最大化的角度考虑，大多数专利申请人对设计要点的描述通常是笼统且模糊的，比如一项楼梯护栏花外观设计专利，其设计要点记载为“楼梯护栏花的形状”。又如一项工艺品发光组件外观设计专利，其设计要点记载为“外观形状”。而且一些授权时间较早的外观设计专利并无简要说明，本案就属于这种情况。可见，很多时候，仅凭专利授权文本中的视图及简要说明记载的内容是无法准确界定设计要点从而认定区别性设计特征的。这就更需要结合其他证据材料和双方当事人的意见进行综合判断。

本案中，涉案专利历经两次无效宣告审查。由于在无效宣告程序中，申请人最主要的无效理由就是专利属于在先设计，缺乏新颖性，因此，专利复审委员会在审查程序中，会将涉案专利设计与现有设计进行比对。如果作出维持专利权有效的决定，则必然会在审查决定中针对性地说明涉案专利设计与现有设计的区别点，这实际上就是通过实质审查的方式确定了专利的区别性设计特征，从而划定了专利权的保护范围。本案中，法院正是根据涉案两份无效审查决定书的记载，认定涉案授权外观设计与现有设计的区别主要在于：一是灯头设计，涉案专利的灯头上部近似圆柱形，下部呈圆台形，且靠近灯口的见周面均匀设置了水滴形内凹。二是颈部设计，涉案专利的颈部自灯头方向而下设有三个圆环和一个有多个竖条的旋钮。三是筒身设计，涉案专利的筒身及筒身上的菱形网格图案在手电筒整体中所占比例。四是尾部设计，涉案专利尾部设有多个竖条，底部外壳有弧形内凹。上述区别属于涉案专利的设计特征即设计要点，对于外观设计的整体视觉效果具有显著影响。所以在外观设计专利侵权诉讼中，如果涉案专利已经过无效宣告审查，则审查决定对确定区别性设计特征有重要的参考作用。

而外观设计专利如果未经无效宣告审查程序，认定区别性设计特征，还有一个重要方法就是要求专利权人依法提交专利权评价报告。专利法第六十一条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”依照上述规定，有关部门在出具专利权评价报告的过程中，会对所涉专利与在先专利和现有设计进行详细的检索、分析，其功能等同于实质审查，故最终作出的评价内容及结论对认定所涉专利的区别性设计特征同样具有重要的参考价值。《专利纠纷解释》第8条第1款规定：“根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。”依照该司法解释的规定，在外观设计专利侵权诉讼审理中法院要求原告提交评价报告实际上应当成为一种常态。这对准确认定区别性设计特征，加强法官心证，促进案件审理的实质性公正有很大帮助。

综上，在专利侵权诉讼中对设计特征的确定过程应当是，先由权利人陈述其外观设计的设计特征是什么，并提供相关的依据。如果被告提出异议，且能提供充分的相反证据，则需要对原告提出的设计特征进行重新确定或者直接认定原告的外观设计专利并不具有创新性设计特征。

2、确定区别性设计特征可以参照适用禁止反悔原则

本案在审理中还涉及一个争议性问题，就是专利权人在专利无效宣告审查程序中所作的陈述能否通过适用禁止反悔原则作出对其不利的解释。

本案专利权人在其提交的意见陈述书中指出：“涉案专利之手电筒的灯头部分与握持部分之直径变化较小，直径与长度比例为1:5，整体给人一种造型比较粗状紧实的视觉效果。一般消费者可以看出两者整体形状之造型比例、圆筒直径之多阶层之渐缩变化、筒体表面网格花纹之修饰与尾部中央弧凹处之相关配置的差别非常明显，这些明显的差别对产品的整体视觉效果具有显著的影响。”专利权人在无效宣告程序中对设计要点的上述陈述与其在侵权诉讼中对设计要点的说明显然存在不一致。本案二审法院据此认为，按照有关专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的规定，本案专利权人无权将其在专利无效宣告程序中有关涉案专利非设计要点的部位的外观特征又纳入专利权保护范围。

有关外观设计专利侵权判决中能否适用禁止反悔原则，实践中存在不同观点。反对观点认为，禁止反悔原则是对等同原则的一种补充或限制，而等同原则又是发明和实用新型专利的权利要求解释及侵权判定原则，故禁止反悔原则所适用的专利权类型也应当是发明和实用新型专利。另外，根据相关规定，专利权人作出放弃的意思表示，是通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而形成的。由于权利要求书和说明书均系发明和实用新型专利的相关文件，故可以认定禁止反悔原则的规定也针对发明及实用新型专利，而不包括外观设计专利。  

笔者认为，外观设计专利权的保护范围并非固定不变，是禁止反悔原则可以适用于外观设计专利侵权诉讼的前提。首先，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，但保护范围并非限于与该外观设计完全相同的外观设计。其次，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计，表明简要说明对于确定外观设计的保护范围具有重要的解释功能。可见，外观设计专利权保护范围所具有的弹性或可解释性，即可能会被缩小或扩张，为禁止反悔原则的适用提供了可能。另外，外观设计专利权人在专利审查过程中可能会做出修改，或者相关意见陈述，则彰显了禁止反悔原则可以适用于外观设计专利侵权诉讼的必要性。虽然《专利法实施细则》第六十九条规定，在无效宣告请求的审查过程中，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。但外观设计专利权人在无效宣告程序中仍存在通过意见陈述变更专利权的保护范围的机会或可能，例如，在外观设计专利权人未在简要说明中载明该外观设计的设计要点的情形下，其在答复意见中仍可以对该外观设计的设计要点，即授权外观设计区别于现有设计的部位作出说明。鉴于外观设计专利权人可以在专利授权程序中对权利要求进行修改，在无效程序中也可以对设计要点等简要说明的内容作出意见陈述，故外观设计专利权人的修改或意见陈述行为也应遵循诚实信用原则，避免外观设计专利权人在专利授权确权程序中特意增加某些设计特征或突出强调某些设计特征，以区别于现有设计而获得专利授权，而在专利侵权诉讼中又弱化该些设计特征所具有的限定性，试图扩大专利权的保护范围。故允许外观设计侵权纠纷中适用禁止反悔原则，具有相当之必要。[①]